Como es sabido, las marcas de la Unión Europea tienen un carácter unitario y producen los mismos efectos en el conjunto de la Unión (artículo 1 del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea).
Consecuencia de este principio es que los tribunales de marcas de la Unión Europea que tengan atribuida la competencia territorial correspondiente son competentes para pronunciarse sobre los hechos de violación de las marcas de la Unión Europea cometidos en cualquier Estado miembro (art. 98.1 del Reglamento citado, en relación con el art. 97).
Por lo tanto, los tribunales de marcas de la Unión Europea son competentes para prohibir en todo el territorio de la Unión el uso de una marca infractora de una marca de la Unión Europea registrada (art. 102.1 del Reglamento).
Ahora bien, ¿qué sucede en el caso de que el tribunal de la Unión Europea encargado de juzgar un caso concreto llegue a la conclusión de que el uso de la marca del demandado puede dar lugar a riesgo de confusión en una parte de la Unión Europea pero no en otra parte de ella?
Esta es la situación que dio lugar a la cuestión prejudicial resuelta por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de septiembre de 2016 (C-223/15).
El supuesto de hecho era el siguiente: la compañía alemana combit Sofware GmbH es titular de varias marcas alemanas y de la Unión Europea que protegen la expresión combit para productos y servicios informáticos. Por su parte, la empresa israelí Commit Business Solutions Ltd vende, con el signo Commit, software por Internet en diversos países (incluyendo, en el momento de la demanda, Alemania, donde la comercialización tenía lugar por medio de una página web en alemán con entrega en el país del software adquirido).
Dicha compañía alemana demandó a Commit Business Solutions pidiendo que se le prohibiera comercializar software en toda la Unión Europea con la marca Commit y, subsidiariamente, que dicha prohibición se extendiera a Alemania únicamente.
El tribunal de primera instancia (Landgericht Düsseldorf –actuando en su condición de tribunal de marcas de la Unión Europea-) desestimó la pretensión principal, pero estimó la subsidiaria.
comit Software apeló al Oberlandesgericht Düsseldorf, quien llegó a la conclusión de que, si bien los consumidores germanoparlantes están sujetos a riesgo de confusión por el uso de la marca Commit, ante su semejanza con combit, los consumidores angloparlantes pueden distinguir fácilmente ambas marcas, considerando sobre todo que cualquier semejanza fonética se neutraliza para ellos por la diferencia conceptual (el verbo inglés to commit frente la alusión de com a computer y de bit a dígito binario).
Ante esta situación, el tribunal alemán de apelación en cuestión elevó las siguientes cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea:
¿Qué consecuencias tiene para la valoración del riesgo de confusión entre una marca denominativa de la Unión y una denominación que presuntamente viola esa marca el hecho de que, desde el punto de vista del consumidor medio de algunos Estados miembros, la similitud fonética entre la marca y la denominación se neutraliza por una diferencia conceptual, pero no así desde el punto de vista del consumidor medio de otros Estados miembros?
- ¿Para valorar el riesgo de confusión, es determinante el punto de vista del consumidor medio de los primeros Estados miembros, o el del consumidor medio de los otros Estados miembros, o el de un consumidor medio ficticio de todos los Estados miembros?
- ¿Ha de apreciarse o no una violación de la marca de la Unión en todo el territorio de la Unión cuando sólo en una parte de ésta existe riesgo de confusión, o se ha de diferenciar entre los distintos Estados miembros?
El Tribunal de Justicia, en la sentencia comentada, ha considerado que los tribunales de marcas de la Unión Europea pueden apreciar (si tienen la competencia territorial correspondiente según el art. 97 del Reglamento (CE) nº 207/2009) la existencia de infracción en el territorio de cualquier Estado miembro de la Unión y que, aunque la existencia de riesgo de confusión únicamente en una parte de la Unión Europea debe llevar al tribunal a declarar la existencia de infracción de la marca de la Unión Europea, cuando el tribunal de marcas de la Unión Europea de que se trate aprecie que el riesgo de confusión tendrá lugar tan sólo en una parte de la Unión pero no en otra, deberá excluir del ámbito de la prohibición de uso ordenada en la sentencia las zonas de la Unión Europea donde estime que no se producirá riesgo de confusión. Tiene cuidado el Tribunal de Justicia de exigir que las partes de la Unión Europea a las que no se extienda la prohibición de uso sean meticulosamente definidas en la sentencia:
Es preciso además que el tribunal de marcas de la Unión Europea identifique con precisión la parte de la Unión en la que constata la inexistencia de perjuicio o riesgo de perjuicio para las funciones de la marca, de manera que se deduzca sin ambigüedad de la resolución dictada en virtud del artículo 102 del Reglamento n.º 207/2009 a qué parte del territorio de la Unión no afecta la prohibición de uso del signo considerado.
Reproducimos a continuación la respuesta concreta dada por el Tribunal de Justicia a la cuestión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf:
El artículo 1, apartado 2, el artículo 9, apartado 1, letra b), y el artículo 102, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que, cuando un tribunal de marcas de la Unión Europea aprecia que el uso de un signo crea un riesgo de confusión con una marca de la Unión Europea en una parte del territorio de la Unión, mientras que no crea ese riesgo en otra parte de éste, ese tribunal debe concluir que existe una violación del derecho exclusivo conferido por esa marca y dictar un mandamiento de cese de ese uso en todo el territorio de la Unión Europea, con excepción de la parte de éste en la que se haya constatado la inexistencia de riesgo de confusión.
La sentencia tendrá consecuencias importantes en la práctica judicial relativa a las marcas de la Unión Europea. En primer lugar, es previsible que los abogados de los demandados por infracción de marcas de la Unión Europea traten de argumentar y probar que al menos en ciertas zonas de la Unión Europea no existirá infracción por razones lingüísticas o de otro tipo. Es previsible, por lo tanto, que frecuentemente se planteen peticiones subsidiarias en la contestación a la demanda excluyendo determinadas zonas de la Unión Europea del alcance de la infracción. Y a los jueces, al menos cuando existan las correspondientes peticiones de parte, no les bastará con concluir que existe riesgo de confusión en parte de los consumidores de la Unión para emitir órdenes de cesación extensivas a todo el territorio de la misma, sino que deberán hacer un análisis más pormenorizado considerando la situación en los diferentes territorios de la Unión Europea.
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